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进出口企业知识产权运用及风险防范
加入时间:2011-10-19           作者:张延来
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  【摘   要】  在我国加入了WTO、国内企业面临外国企业强大竞争的大背景下,进出口企业如何充分运用知识产权来合法而有效地保护自己,同时变被动为主动,凭借知识产权开拓和占领市场,是每个企业家必须解答的问题。本文从法律视角,尝试为不同业务模式下的进出口企业提出知识产权解决方案。

  【关键字】   进出口企业 知识产权 运用 风险防范 解决

  进出口企业在市场中谋生存,一个重要的途径便是尽可能地垄断市场。垄断包括了资本垄断和法定权利的垄断,知识产权是企业可合法行使的法定权利,只有建立了这种法定权利的垄断且充分发挥它的作用,企业占有的市场份额才可能大,才能在竞争中立于优势地位。在我国加入了WTO、国内企业面临外国企业强大竞争的大背景下,如何充分运用知识产权来合法而有效地保护自己,是每个企业家必须解答的问题。下面,笔者结合进出口企业的业务模式特点,提出如下解决方案供参考。

  一、大中型进出口公司业务板块

  (一)纯粹代理产品进出口业务;

  (二)自己拥有的生产和/或服务性企业;

  (三)合资成立或参股的研究、生产和/或服务性企业。

  二、纯粹代理产品进出口业务中的知识产权解决方案

  (一) 权利发掘与使用

  由于外贸公司有较好的国内外销售渠道或网络,对不同国家的文化背景和客户的不同需求了解较多,故在代理销售别人的产品时,可考虑向厂家委托加工的形式,即公司用自己的商标、容器、包装装潢,即用自己的无形资产来转手销售别人生产的产品。这样,公司可将出口产品创下的及增加的无形资产都归自己,获取市场主动和更大的效益。如厨具产品,可要求厂家将厨具装入公司自己设计的包装内,并用自己的外观设计,贴上自己的商标,拿出去卖的是公司的品牌,生产厂家是为公司打工的。

  (二) 检索与预警

  “知己知彼,百战不殆”,做好知识产权的预先检索和预警工作是进出口企业的首要任务。预先检索包括检索行业内或相关产品所涉及的主要技术及商标情况,使企业在进出口决策之前充分了解有关知识产权风险及障碍。预警则是在检索的基础上,通过专业分析得到风险提示,同时指导企业采取自主研发或规避设计策略、有效挖掘自身的知识产权资源,帮助企业初步建立了符合自身发展需求的知识产权预警管理体系。

  (三) 合同缔结管理与不侵权承诺

  尽管合同实质性条款的制定取决于缔约双方实力对比,但进出口企业在议价能力范围内还是应该尽量从知识产权归属审查、风险承担、赔偿、争议解决、法律适用等方面争取对自己有利的条款,切不可随意使用国外客户的格式版本。通常情况下,对特定的合同标的使用知识产权状况信息采集表格以及要求对方出具不侵权承诺函等,并将其作为合同附件会起到非常好的效果。

  (四) 海关备案

  我国90%进出口环节知识产权侵权由海关发现,因此进出口企业在保护自身权利的措施上应充分重视海关的作用,提前做好海关知识产权备案登记,积极向海关提供侵权线索,适时提出诉讼。与此同时,在接到针对企业自身的侵权投诉或通知后,迅速做出反应,与海关取得充分沟通并及时提供担保,力争将损失降至最低,避免国外客户的高额违约索赔。

  (五) 展会知识产权纠纷应对

  展会是进出口企业展示自身实力和洽谈业务的重要平台,但近些年国外企业频频利用知识产权在国际展会上打击国内同行业竞争对手,很多企业在面临当地执法当局对展台突袭时不知所措,或盲目应付,签字撤展、一走了之,不但没有达到参展的目的,反而损害了企业乃至我国产品的形象。针对展会上的知识产权检查和临时禁令等突发状况,企业首先要在参展前预先检索、携带权利归属证明以及之前有关知识产权争端中胜诉的判决书或其他官方证明。其次,企业要注意到不在承诺停止侵权声明之类的文件上签名,适时提出异议,或者要求对方限期提起诉讼。必要时,邀请专业法律人士的陪同,遇到问题可以起到及时的帮助和缓冲作用。

  (六) 起诉应诉快速反应机制

  大型的进出口企业往往具有丰富的产品和服务类目,因此避免不了知识产权诉讼。在面对诉讼或侵权警告时,切勿掉以轻心亦不可过于保守,应该冷静分析、沉着应对,在专业人士的辅助下制定积极的应诉策略,必要时发动反击,主动起诉或提起确认不侵权之诉,争取胜诉或者和解的有利结果,同时通过案件宣传企业、警示潜在的侵权人。

  三、自己拥有或参股生产和/或服务性企业模式下的的知识产权解决方案

  此类进出口企业有的还包含或全部是、或控股了上市公司,业务活动的地域包括了国内外,拥有较大的知名度。这些业务活动都有可能涉及到不同形式的知识产权如专利权、商标权、著作权、商业秘密、域名等。由于进出口公司的以上特点,公司的知识产权工作就尤其具有了战略意义。因此笔者建议:

  (一)对公司内的所有知识产权作相对集中的规划和管理,形成整体优势

  所谓相对集中规划和管理是指:

  1. 公司(若必要,以业务板块为单位)成立从事知识产权管理的专门机构,或指派专人负责;

  2. 对公司所有的知识产权要模清底细,列出明细;

  3. 对这些知识产权按其实际价值、与公司整体的相关程度、复杂程度进行分级,可大致分为3-4个级别;

  4. 实行公司对权属优先、但具体事务、费用和利益实行分级管理的运作方式。

  第4项主要是指,全公司所有的知识产权均要在公司备案,且以公司作为权利人或权利人之一,保证公司的知情权、协调权和控制权;对具体事务、费用和利益,根据第3项划分的级别,可分到公司、业务板块、具体企业来分级管理。对价值大,影响全局,较为复杂的案子放在公司操作,其次放在业务板块,最后一级放在具体企业,但由公司指导办理,比如统一使用指定的一个或几个代理机构。当然,原本放在较下级的案子当出现较复杂的情况时,如发生确权和侵权纠纷、比如被提异议、撤销、无效宣告或涉及诉讼时,可挪到上一级来做。这种作法是被众多国内外著名大公司的实践证明行之有效的。

  这种运作方式的好处首先反映在它能体现出公司的整体实力,提高公众知名度和认知度。拥有很多自主知识产权是一家公司有实力、充满活力的象征,容易被公众认可,尤其对上市公司更是如此。公司成为下属所有知识产权的权利人,比如说专利总数由集中前的50项上升到150项,这将使本公司名字更响亮,更让人值得信赖;其次它能使公司充分发挥全局规划和协调的作用,形成整体优势。比如说通过集中管理几个基本的商标、司标,便于公司构筑核心品牌战略,有利于使无形资产增值和转化为有形资产,打击侵权行为;第三,它可使公司保持控制权,但又能灵活地分级运作;控制权是当行使知情权和协调权仍不能解决问题、但为了整体利益又必须按公司的意图办事时所必不可少的,故公司作为权利人或权利人之一是必要的。

  (二)综合运用知识产权来保护公司的利益是公司法律维权的有效方式

  1. 知识产权包括专利权、商标权、版权、技术秘密等几项。有时主张一项权利往往难以有效保护自己的权益,这时需将几种权利综合起来行使,往往可达到令对方知难而退的效果。尤其是在没有专利权、但商标权被对手故意避开了的情况下,需注意主张自己的版权(中国称著作权),这往往也是有效的,成功的例子不少。

  2. 在许多产品卖了多年但没有申请专利、已在消费者中形成了声誉而被对手恶意仿冒上市的情况下,一种实践中证明有时是有效的方法是,不管事实上该产品已在先公开使用,先申请一个外观设计专利。对外观设计申请无实质审查,花一年左右即可批准。对许多缺乏足够知识产权知识的单位或个人来说,只要告诉他,这种产品已获得了专利保护、商标保护和版权保护,公司将主张这三种权利、并依据反不正当竞争法对他的侵权行为提起多种侵权诉讼,对方有可能受到震慑,不敢再有侵权行为,并可能愿意达成一种私下调解方案。

  3. 要借鉴别人的产品优点如产品外观时,可以借鉴其形状,但使用自己的商标、色彩和装潢,这样就可有效地规避侵权指控。这时在一个有经验的知识产权代理人指导一下将会产生意想不到的成功效果。

 
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