【内容摘要】：在知识经济及高科技为先导的发展时代，知识产权越来越成为公司企业的核心战略和秘密武器。从法律角度，知识产权的权利人充分利用法律赋予的权利占有市场，拔得头筹，通过各种合法途径谋取利润，打败竞争对手，无可厚非。国外亦不乏在知识产权上明争暗斗的例子，苹果、三星、摩托罗拉都曾用知识产权诉讼及非讼策略针作为重要的商业手段。但也有一些权利人超出了正当行使权利的界限，不合理的打压，或者进行炒作、贬损竞争对手，使对方造成巨大经济损失，甚至扼杀一个很有前途的企业，这种行为从长远来看，对整个社会的进步是不利的。因此，在知识产权领域，法律规定了一些对抗这类恶意手段的途径，确认不侵害商标权诉讼的设置就是其中之一。近期笔者代理了一起上述案件，发现该类案件在诉讼发起、诉讼论证及诉讼结果上与其他民商事纠纷相比有其特殊性，故在此总结，以资借鉴。

　　【关键词】：商标权；商标侵权；不侵权诉讼；律师费

　　现实生活中，我们一般碰到的是商标侵权纠纷，即商标权利人起诉侵权人，侵犯自己的商标专有权。而如果有人发函警告当事人侵犯了商标权，却又不起诉，让当事人陷入权利悬空进退两难的局面时，我们该怎么办呢？如果收函方认为自己没有侵权，就可以通过主动提出确认不侵害商标权纠纷的诉讼，达到定纷止争，权利进一步合法与固定的作用。这类诉讼与普通诉讼在逻辑上有着明显区别：普通诉讼，比如：甲欠乙房租，甲起诉乙要求支付，如果乙有不需支付或者已经支付的证明，那么只要简单的抗辩就可以了；如果乙希望在同一诉中要求甲交付房屋或履行其他出租义务，那么才需要提起反诉。但是在确认不侵权诉讼中，我们将对方首先发来的炮弹即律师函收下后，不用抗辩，就可以提出独立的诉，正是由于该类诉讼逻辑上的新颖性，导致程序上较一般诉来的复杂。
　　一、为什么专利、商标中可以提出不侵权诉讼，而在其他民商案件中无法提出
　　这取决于知识产权本质属性。专利、商标具有依附性，即其不独立存在于空间中，只依附于产品存在，并产生效益。因此该部分权属的不确定性，会影响到所承载的实体是否合法的问题，故法律允许先行对知识产权是否侵权进行单独的判断，以减少诉累。另一方面，知识产权侵权关乎于后续生产即损失是否扩大的问题，是一个动态发展过程，因此对知识产权权属先行判断，能够较早的起到定纷止争的作用，避免损失的扩大。
　　二、诉讼的发起条件
　　最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条作了规定“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”该解释中规定了在专利权纠纷中被警告人的书面催告程序。那么在确认商标不侵权诉讼中是否需要经过该程序，即收到律师函后，只有被警告人向权利人发出书面起诉催告后，被警告人才能提起诉讼呢？这在实践中是有争议的。
　　一种说法认为：确认不侵害商标权诉讼与确认不侵害专利权诉讼案件同属于知识产权案件范畴，而且根据惯例，历来是商标参照专利审理，故该前置程序为必要程序，否则不能启动诉讼。
　　在《最高人民法院民事案件案由规定的理解与适用》中，在此专题下特别指出“对于涉及其他类型的知识产权所提起的确认不侵害知识产权纠纷，均应当参照执行此规定（即上述解释）”。
　　另一种说法认为：起诉的实质要件为诉的必要性。在权利人发出律师函后，长达一定时间内权利人未提起诉讼，致使被警告人的行为是否合法处于不确定状态，被警告人为确定权利状态，有提起诉讼之必要，该诉讼符合受理条件。
　　笔者同意第二种说法。首先，任何人都不可为他人强加义务。既然侵权行为未经法院判定，则涉嫌侵权人就不应有任何由于别人的行为而产生的义务。如果要求被警告人在诉前必须发过书面的起诉催告通知，就等于在买卖合同催讨货款时，原告必须先发函才能起诉，现实中显然不是。其次，应鼓励确认不侵权诉讼的存在。在笔者看来，由于商标侵权诉讼的焦点就是商标是否侵权，如在前期已进行过确认不侵权诉讼，则可大大节省司法资源。如果判决不侵权，则商标权人也无必要进一步提起侵权之诉，若判决驳回，即商标侵权，则原被告双方就可以进入磋商或减产等步骤。最后，在国内较著名的确认商标不侵权案例中，均没有被警告人先发函催促诉讼的程序。这在实践中已被认可。
　　笔者代理的案件中，涉嫌侵权人并没有发过书面催告起诉的函件，但是法院受理了该案，主审法官的观点是：专利权解释中规定了被警告人的书面催告程序，但起诉的实质要件为诉的必要性。本案中，被告发出律师函后，长达二月有余的时间内未提起侵权诉讼，致使原告使用的xx文字是否合法处于不确定状态，原告为确定权利状态，有提起诉讼之必要，该诉讼符合受理条件。
　　三、工商局对于商标侵权举报的受理乃至法院以工商局为被告的行政诉讼的审理与法院对于确认不侵权诉讼的受理之间是何关系
　　实践中，权利人往往先向工商局举报侵权人及侵权产品，工商局先行处置，但是某些时候地方工商局对于侵权有一种天然性的先入为主的印象，故一般一报一个准，即使不服工商局的处罚裁定，提起行政诉讼，胜算也非常小。但是如果从法律上来衡量，又未必构成侵权，这时，涉嫌侵权人就希望能避开工商局的行政程序，那么，是否可以在工商局受理后，涉嫌侵权人径自向法院提起不侵权之诉呢？
　　这在实践中分为两种形式：
　　1．工商、法院选其一。在“南洋公司与德国奥斯拉姆公司确认商标不侵权案”中，德国公司先向工商局举报侵权，工商局做出了实施行政强制措施决定书，后又做出行政处罚决定书，南洋公司不服，提起行政诉讼，法院受理。一个月后，南阳公司又以确认不侵权诉讼为由向法院提起确认之诉，后两法院协调后，行政诉讼裁定中止审理。这说明，有些法院认为即使工商先行，也能提起独立的确认之诉，此案是这类案件的先例。
　　2．在“北京市科胜内燃机配件制造有限公司与上海柴油机股份有限公司确认不侵犯注册商标专用权纠纷案”中，北京二中院认为：“确认不侵犯注册商标专用权纠纷的受理，则应符合被告作为商标专用权人向利害关系人发出侵权警告后，一定时间内，该争议事实未经当事人向人民法院起诉或采取其他方式进行处理，致使原告的利益受到损害等条件，科胜公司在提起上述行政上诉后，涉案争议事实尚在司法程序解决之中，其又向法院提起确认不侵权之诉，不符合确认不侵权之诉的受理条件，故其起诉不应予以受理。”北京高院维持该裁定。在北京一中院在“中国社会科学出版社诉被告费德里克公司彼得兔”案件中，确定了“已经进入行政处理和行政诉讼程序的侵权纠纷不能再行提起确认不侵权诉讼”的原则，这说明，有些法院认为工商先行后，不能再提起不侵权之诉。
　　3．《最高人民法院民事案件案由规定的理解与适用》中关于此部分的解释是：“当事人之间对有关行为是否构成侵权已经进入法定的争议解决程序（主要是指权利人已经提起诉讼或者申请诉前临时措施并且有关程序正在进行）的，当事人不能再提出确认不侵害知识产权的诉讼。”这里的争议解决程序显然未包括工商局的处理。
　　笔者认为，我国虽然不是判例法国家，但是上述两院的意见在我国较为典型。怎样更为合理呢？从司法设置来看，显然北京中院的意见更为可行。工商行政干预有一整套体系，对于工商裁定不服，也设立了行政救济程序，既然工商局被赋予受理商标侵权举报的职能，则由工商局进行处理，是合法合理的。但是，从执法现状来看，工商局或部分地区的工商所并不具有判断是否侵权的学术水平与人才条件，特别是某些工业生产企业往往在偏远市郊，往往由工商所管辖，则若将这些重大的、关系一个企业生死存亡的知识产权的确权由工商部门来负责，显然会造成不公。就像笔者代理的案件，前期被告也是到工商局去举报，我们在与与工商局电话沟通时，办案人员含糊的说：“侵权么总是侵的，对方总是有商标的人…”根本无能力研究商标的在先使用或者著作权与商标权冲突时的判断。而本案我方是一家希望在xx领域有大作为的企业，也已经投入大量资金研发和进行品牌宣传，对方是一个个体工商户并具有很多恶意抢注商标的先例。如果将本案交由当地工商处理，毋庸置疑会扼杀一个成长型企业的良好发展。后来经协商，工商同意我方若能在法院尽快立案审理，工商部门就不再干预。事实上，最后判决结果是我方并不侵权。因此，从客观的法制环境来看，笔者建议，商标、专利的侵权认定应由司法机关最后认定，不应由行政部门来认定，或者起码由市级行政部门认定。
　　四、此类案件的起诉条件
　　《最高人民法院关于苏州龙宝生物工程实业公司与苏州朗力福保健品有限公司请求确认不侵犯专利权纠纷案的批复》（ [2001]民三他字第4号）：依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条和第一百一十一条的规定，对于符合条件的起诉人民法院应当受理。本案中，由于被告朗力福公司向销售原告龙宝公司产品的商家发函称原告的产品涉嫌侵权，导致经销商停止销售原告的产品，使得原告的利益受到了损害，原告与本案有直接的利害关系；原告在起诉中，有明确的被告；有具体的诉讼请求和事实、理由；属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖，因此，人民法院对本案应当予以受理。
　　由此可见，这类案件除了符合一般的起诉条件外，还有一个争议点是：是否需遭受实际损失，才能提起诉讼？在笔者办理的案件中，我们并没有提出遭受实际损失的证据，法院也没有在这点上纠缠。过分追究实际损失是没有意义的。因为实际损失的表现呈多样性。像批复中的经销商停止销售原告的产品只是一种形式而已。其他诸如：刚要装修专卖店，由于该警告函，原告对是否挂上自己的品牌变的无所适从，从而耽误开业；或者又如，原告印刷宣传册，由于该警告函，原告是否能分发又成了问题，如果一旦分发，可能会带来不少生意，诸如此类，损失的形态非常多样化，而且大多是无法举证的。因此，确认不侵犯商标权的案件中不应过分要求对遭受损失事实的举证。事实上，只需要在庭上陈述可能遭受的损失或者法官从客观方面考量（企业的运营状况、企业的规模、原告所用的涉嫌侵权标记的使用程度）后即可自行得出结论。
　　五、此类案件律师费是否可以由被告承担
　　根据知识产权侵权案件的惯例，律师费往往会计入赔偿范围。有人会问，那么本案作为确认不侵权之诉，律师费能否由被告负担呢？我们认为不能。首先，由诉的性质决定。本案是确认之诉，并非给付之诉。实践中也有确认之诉与给付之诉同时存在的情形，比如合同法中，确认合同无效，返还原物。但显然若要适用本案案由只能以确认之诉来定义。其次，在商标侵权中，规定的是将律师费计入赔偿范围。该法条的前提是本案是一个能够确定赔偿范围的案件，而确认之诉案件不涉及赔偿。因此商标侵权的标准不能当然适用于本案。
　　在知识产权作为新生力量的时代，企业受到不法之徒恶意发函、举报攻击时，若能很好地利用确认不侵权诉讼，定能筑起更高更坚实的维权之盾，为企业保驾护航。